在美國(guó)取得商標(biāo)注冊(cè)的途徑可以是直接在美國(guó)申請(qǐng)并獲得注冊(cè),也可以通過(guò)申請(qǐng)馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)延伸保護(hù)到美國(guó)。不論是何種方式取得注冊(cè),都不意味著可以高枕無(wú)憂(yōu),到有效期屆滿(mǎn)直接辦理續(xù)展這么簡(jiǎn)單。美國(guó)商標(biāo)法對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用有非常嚴(yán)格的規(guī)定,如不及時(shí)主動(dòng)提交相應(yīng)的聲明書(shū),將會(huì)導(dǎo)致注冊(cè)被撤銷(xiāo)的后果。
現(xiàn)將美國(guó)商標(biāo)法關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)使用的規(guī)定、商標(biāo)注冊(cè)人必須定期提交的聲明書(shū)及應(yīng)注意的問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述,以期對(duì)企業(yè)有所幫助。
一、 必須提交的聲明——第8條聲明書(shū)
美國(guó)商標(biāo)法第8條規(guī)定,商標(biāo)注冊(cè)人必須主動(dòng)在注冊(cè)后第六年屆滿(mǎn)前一年內(nèi)向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交商標(biāo)使用的聲明書(shū),或未使用有正當(dāng)理由,并非有意放棄商標(biāo)的聲明書(shū)。否則,商標(biāo)注冊(cè)將被撤銷(xiāo)。
1、商標(biāo)法第8條規(guī)定的使用聲明書(shū)(或不使用正當(dāng)理由的聲明書(shū))必須由商標(biāo)注冊(cè)人主動(dòng)向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交。
2、在期限內(nèi)提交:(1)第一次提交:注冊(cè)日(根據(jù)1946年商標(biāo)法注冊(cè))或公告日(以前法律注冊(cè))起第5-6年間。 (2) 以后的提交:10年有效期屆滿(mǎn)前的1年內(nèi),以及以后每10年前的1年內(nèi)??梢耘c續(xù)展申請(qǐng)合并提交。(3) 上述期限都有6個(gè)月的寬展期(寬展期內(nèi)提交需繳納罰金)。
3、使用聲明書(shū)的要求:
?。?)聲明商標(biāo)在商業(yè)中實(shí)際使用,明確列出實(shí)際使用的商品/服務(wù)名稱(chēng)。其它沒(méi)有實(shí)際使用的商品/服務(wù)將被刪除。
?。?)每個(gè)類(lèi)別的商品/服務(wù)需提供一份商標(biāo)實(shí)際使用的樣本。樣本須能夠表明商標(biāo)實(shí)際使用在商品上或者服務(wù)的銷(xiāo)售和廣告中。
?。?)必須由有權(quán)簽字人做出聲明并簽字,需注意聲明書(shū)內(nèi)容的真實(shí)性,如有虛假,將可能危及整個(gè)商標(biāo)的有效性。
4、不使用正當(dāng)理由的聲明書(shū):如果商標(biāo)沒(méi)有使用或沒(méi)有在全部商品/服務(wù)上使用是有正當(dāng)理由的,注冊(cè)人可以提交聲明書(shū),列出未使用的商品/服務(wù)名稱(chēng),提供商標(biāo)停止使用的時(shí)間以及預(yù)期恢復(fù)使用的時(shí)間,說(shuō)明沒(méi)有使用的理由并證明沒(méi)有使用是由于特殊的可以免責(zé)的原因,并非有意放棄商標(biāo)。
二、可以選擇提交的使用聲明——第15條聲明書(shū)
1、不可爭(zhēng)議的注冊(cè)是注冊(cè)商標(biāo)、商標(biāo)的注冊(cè)、注冊(cè)人的所有權(quán)以及專(zhuān)用權(quán)的明確證明,除特定情況外,不可撤銷(xiāo)。
2、需要滿(mǎn)足的條件:
(1)僅能在商標(biāo)注冊(cè)后連續(xù)5年實(shí)際使用并仍在繼續(xù)使用的商品/服務(wù)上取得;
(2) 不存在對(duì)注冊(cè)人的所有權(quán)及注冊(cè)不利的終局裁定;
(3) 在美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局和法院沒(méi)有關(guān)于該商標(biāo)權(quán)利的未決訴爭(zhēng);
(4) 商標(biāo)不是商品/服務(wù)的通用名稱(chēng)。
3、提交的時(shí)間:可于任何連續(xù)五年期間屆滿(mǎn)后的一年內(nèi)提交,可與第8條聲明書(shū)合并提交,也可與續(xù)展申請(qǐng)合并提交。
三、馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)延伸保護(hù)必須提交的聲明——第71條聲明書(shū)
根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第71條,國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)的續(xù)展應(yīng)通過(guò)國(guó)際局辦理,但是,商標(biāo)所有人必須及時(shí)在美國(guó)提交使用聲明書(shū)或者不使用正當(dāng)理由的聲明書(shū),否則,對(duì)美國(guó)的延伸保護(hù)將被撤銷(xiāo)。
第71條聲明書(shū)的內(nèi)容、要求以及期限和寬展期的規(guī)定與第8條聲明書(shū)基本相同。但是需要注意,提交聲明書(shū)的期限是自美國(guó)注冊(cè)日而不是國(guó)際注冊(cè)日起算。
四、連續(xù)3年停止使用構(gòu)成對(duì)商標(biāo)的放棄
美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定,停止使用,并且沒(méi)有恢復(fù)使用的打算,商標(biāo)即被視為放棄。連續(xù)3年停止使用構(gòu)成事實(shí)上對(duì)商標(biāo)的放棄。
綜上,為維持美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)有效,不僅要對(duì)商標(biāo)進(jìn)行實(shí)際使用,注意保存使用證據(jù),而且必須注意提交使用聲明的期限(或委托專(zhuān)業(yè)的事務(wù)所提醒和辦理),及時(shí)在期限內(nèi)按照要求提交相應(yīng)的聲明書(shū)。
現(xiàn)將美國(guó)商標(biāo)法關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)使用的規(guī)定、商標(biāo)注冊(cè)人必須定期提交的聲明書(shū)及應(yīng)注意的問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述,以期對(duì)企業(yè)有所幫助。
一、 必須提交的聲明——第8條聲明書(shū)
美國(guó)商標(biāo)法第8條規(guī)定,商標(biāo)注冊(cè)人必須主動(dòng)在注冊(cè)后第六年屆滿(mǎn)前一年內(nèi)向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交商標(biāo)使用的聲明書(shū),或未使用有正當(dāng)理由,并非有意放棄商標(biāo)的聲明書(shū)。否則,商標(biāo)注冊(cè)將被撤銷(xiāo)。
1、商標(biāo)法第8條規(guī)定的使用聲明書(shū)(或不使用正當(dāng)理由的聲明書(shū))必須由商標(biāo)注冊(cè)人主動(dòng)向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交。
2、在期限內(nèi)提交:(1)第一次提交:注冊(cè)日(根據(jù)1946年商標(biāo)法注冊(cè))或公告日(以前法律注冊(cè))起第5-6年間。 (2) 以后的提交:10年有效期屆滿(mǎn)前的1年內(nèi),以及以后每10年前的1年內(nèi)??梢耘c續(xù)展申請(qǐng)合并提交。(3) 上述期限都有6個(gè)月的寬展期(寬展期內(nèi)提交需繳納罰金)。
3、使用聲明書(shū)的要求:
?。?)聲明商標(biāo)在商業(yè)中實(shí)際使用,明確列出實(shí)際使用的商品/服務(wù)名稱(chēng)。其它沒(méi)有實(shí)際使用的商品/服務(wù)將被刪除。
?。?)每個(gè)類(lèi)別的商品/服務(wù)需提供一份商標(biāo)實(shí)際使用的樣本。樣本須能夠表明商標(biāo)實(shí)際使用在商品上或者服務(wù)的銷(xiāo)售和廣告中。
?。?)必須由有權(quán)簽字人做出聲明并簽字,需注意聲明書(shū)內(nèi)容的真實(shí)性,如有虛假,將可能危及整個(gè)商標(biāo)的有效性。
4、不使用正當(dāng)理由的聲明書(shū):如果商標(biāo)沒(méi)有使用或沒(méi)有在全部商品/服務(wù)上使用是有正當(dāng)理由的,注冊(cè)人可以提交聲明書(shū),列出未使用的商品/服務(wù)名稱(chēng),提供商標(biāo)停止使用的時(shí)間以及預(yù)期恢復(fù)使用的時(shí)間,說(shuō)明沒(méi)有使用的理由并證明沒(méi)有使用是由于特殊的可以免責(zé)的原因,并非有意放棄商標(biāo)。
二、可以選擇提交的使用聲明——第15條聲明書(shū)
1、不可爭(zhēng)議的注冊(cè)是注冊(cè)商標(biāo)、商標(biāo)的注冊(cè)、注冊(cè)人的所有權(quán)以及專(zhuān)用權(quán)的明確證明,除特定情況外,不可撤銷(xiāo)。
2、需要滿(mǎn)足的條件:
(1)僅能在商標(biāo)注冊(cè)后連續(xù)5年實(shí)際使用并仍在繼續(xù)使用的商品/服務(wù)上取得;
(2) 不存在對(duì)注冊(cè)人的所有權(quán)及注冊(cè)不利的終局裁定;
(3) 在美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局和法院沒(méi)有關(guān)于該商標(biāo)權(quán)利的未決訴爭(zhēng);
(4) 商標(biāo)不是商品/服務(wù)的通用名稱(chēng)。
3、提交的時(shí)間:可于任何連續(xù)五年期間屆滿(mǎn)后的一年內(nèi)提交,可與第8條聲明書(shū)合并提交,也可與續(xù)展申請(qǐng)合并提交。
三、馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)延伸保護(hù)必須提交的聲明——第71條聲明書(shū)
根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第71條,國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)的續(xù)展應(yīng)通過(guò)國(guó)際局辦理,但是,商標(biāo)所有人必須及時(shí)在美國(guó)提交使用聲明書(shū)或者不使用正當(dāng)理由的聲明書(shū),否則,對(duì)美國(guó)的延伸保護(hù)將被撤銷(xiāo)。
第71條聲明書(shū)的內(nèi)容、要求以及期限和寬展期的規(guī)定與第8條聲明書(shū)基本相同。但是需要注意,提交聲明書(shū)的期限是自美國(guó)注冊(cè)日而不是國(guó)際注冊(cè)日起算。
四、連續(xù)3年停止使用構(gòu)成對(duì)商標(biāo)的放棄
美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定,停止使用,并且沒(méi)有恢復(fù)使用的打算,商標(biāo)即被視為放棄。連續(xù)3年停止使用構(gòu)成事實(shí)上對(duì)商標(biāo)的放棄。
綜上,為維持美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)有效,不僅要對(duì)商標(biāo)進(jìn)行實(shí)際使用,注意保存使用證據(jù),而且必須注意提交使用聲明的期限(或委托專(zhuān)業(yè)的事務(wù)所提醒和辦理),及時(shí)在期限內(nèi)按照要求提交相應(yīng)的聲明書(shū)。