從“FULL-2 WAY”案談?dòng)⑽纳虡?biāo)顯著性的審查
一、案情簡(jiǎn)介
第5150318號(hào)“FULL-2WAY”商標(biāo)由松下電工株式會(huì)社（以下稱松下電工）于2006年2月7日向商標(biāo)局提出注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在第9類遙控儀器、配電盤、配電盤(電)、變光開關(guān)、自動(dòng)定時(shí)開關(guān)、傳感器、光學(xué)纖維、照明遙控裝置、繼電器、指示器(電)商品上。商標(biāo)局經(jīng)審查認(rèn)為：“FULL-2WAY”含義為“多重傳送全2線式”，直接表示了商品的技術(shù)特點(diǎn)，根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（2）項(xiàng)、第二十八條的規(guī)定，駁回其注冊(cè)申請(qǐng)。松下電工不服商標(biāo)局之駁回決定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下稱商評(píng)委）提出復(fù)審，商評(píng)委亦認(rèn)為， “FULL-2WAY”可理解為“多重傳送全2線式”，使用在指定商品上，直接表述了商品的技術(shù)特點(diǎn)，不具有商標(biāo)的顯著特征，遂對(duì)該商標(biāo)予以駁回。松下電工對(duì)此決定不服，起訴至法院，經(jīng)一審及二審后，北京市第一中級(jí)人民法院與北京市高級(jí)人民法院均認(rèn)為“FULL-2WAY”不屬于直接描述性標(biāo)志，具有顯著性。主要理由為：商評(píng)委未舉證證明申請(qǐng)商標(biāo)“FULL-2WAY”具有固定的含義且該固定含義與指定商品的特點(diǎn)有關(guān)，且對(duì)于該商標(biāo)指定商品的相關(guān)消費(fèi)者而言，難以將其直接認(rèn)知為“多重傳送全2線式”；商評(píng)委也未提交證據(jù)證明同業(yè)經(jīng)營(yíng)者亦通常使用“FULL-2WAY”描述指定使用商品的相應(yīng)特點(diǎn)，故對(duì)于相關(guān)消費(fèi)者及同業(yè)經(jīng)營(yíng)者而言，該商標(biāo)均不屬于直接描述性標(biāo)志。
案情顯示，在商標(biāo)顯著性的判斷上，商標(biāo)主管部門與法院之間存在不一致之處，本文擬以“FULL-2WAY”商標(biāo)案為例，就英文商標(biāo)顯著性的判斷問題進(jìn)行分析，以其有所參考。
二、商標(biāo)顯著性判斷的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)
判斷商標(biāo)是否具有顯著性首先應(yīng)明確顯著性判斷的時(shí)間，因?yàn)轱@著性處于動(dòng)態(tài)的變化過程中，此時(shí)予以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，在使用過程中可能因使用不當(dāng)喪失顯著性。以第1509704號(hào)“優(yōu)盤”商標(biāo)為例，該商標(biāo)于1999年8月23日提交注冊(cè)申請(qǐng)，2001年1月21日經(jīng)商標(biāo)局審查后予以核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品為計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器等。2002年10月23日，北京華旗資訊數(shù)碼科技有限公司對(duì)該商標(biāo)提出爭(zhēng)議撤銷申請(qǐng)，目前該商標(biāo)已因缺乏顯著性被撤銷（注1）。
北 京市第一中級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭在其編著的《商標(biāo)確權(quán)行政審判疑難問題研究》一書中認(rèn)為實(shí)踐中對(duì)“通用名稱認(rèn)定的時(shí)間點(diǎn)”有兩種做法：一是以商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng) 日為準(zhǔn)，一是以異議或撤銷提起日為準(zhǔn)。并主張對(duì)于在撤銷或異議提出時(shí)才淡化成為通用名稱的，應(yīng)分情況處理，如果淡化結(jié)果是商標(biāo)注冊(cè)人的積極行為或消極放任 導(dǎo)致，則予以撤銷；如果商標(biāo)注冊(cè)人未懈怠維護(hù)其商標(biāo)的顯著性，淡化結(jié)果是侵權(quán)行為導(dǎo)致，則應(yīng)維持注冊(cè)（注2）。
筆 者認(rèn)為，除上述兩種做法外，顯著性的判斷時(shí)間還存在另外一種可能，即商標(biāo)審查或評(píng)審時(shí)。根據(jù)《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合商標(biāo)審查與審理情況，商標(biāo)顯著性的 判斷在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)、商標(biāo)駁回復(fù)審、商標(biāo)異議、商標(biāo)異議復(fù)審、商標(biāo)爭(zhēng)議程序中均可能涉及。就商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)階段而言，商標(biāo)申請(qǐng)日與商標(biāo)局審查日之間存在時(shí)間 差，其他程序亦如此。雖然近兩年商標(biāo)審查時(shí)間周期大幅縮短，但如果某一商標(biāo)在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)因缺乏顯著性被商標(biāo)局駁回，而后又申請(qǐng)復(fù)審，則商標(biāo)評(píng)審日與商標(biāo)申 請(qǐng)日之間即存在較大時(shí)間差。再者，若商標(biāo)在駁回復(fù)審階段被核準(zhǔn)注冊(cè)，其后又經(jīng)異議、異議復(fù)審程序；商標(biāo)注冊(cè)之后又被他人提出爭(zhēng)議撤銷申請(qǐng)，則商標(biāo)審查或?qū)?理之日恐已距商標(biāo)申請(qǐng)日多年。在此情況下，由于商標(biāo)使用及保護(hù)情況可能已發(fā)生重大變化，以商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日為標(biāo)準(zhǔn)判斷商標(biāo)顯著性恐與現(xiàn)實(shí)不符；且以商標(biāo)注冊(cè) 申請(qǐng)日作為顯著性判斷的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)使權(quán)利人怠于維護(hù)商標(biāo)的顯著性。第二種做法在時(shí)間差上與第一種做法存在同樣的問題，且《商標(biāo)法》第十一條僅涉及商 標(biāo)顯著性的判斷，至于商標(biāo)注冊(cè)人的主觀意圖則非構(gòu)成要件。此外，從《商標(biāo)法》第十一條的立法目的上來看，顯著性是對(duì)商標(biāo)的本質(zhì)要求，同時(shí)基于商標(biāo)權(quán)的排他 性，不具有顯著性的標(biāo)志由一人作為商標(biāo)注冊(cè)，對(duì)其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者顯失公平?；谏鲜隹紤]，為防止公共資源被特定人獨(dú)占使用，更好地保護(hù)同業(yè)者利益及社會(huì)利 益，筆者認(rèn)為，以商標(biāo)審查或?qū)徖頃r(shí)作為顯著性判斷的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)更為有力、適當(dāng)?！渡虡?biāo)評(píng)審規(guī)則》（2002）第三十五條及《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》（2005）第二十七條均有“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理不服商標(biāo)局駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)決定的復(fù)審案件，應(yīng)當(dāng)針對(duì)…評(píng)審時(shí)的事實(shí)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審”的規(guī)定，以商標(biāo)審查或?qū)徖頃r(shí)為準(zhǔn)與現(xiàn)行法律的規(guī)定更為契合。
有 觀點(diǎn)認(rèn)為以商標(biāo)審查或?qū)徖頃r(shí)為準(zhǔn)判斷商標(biāo)顯著性對(duì)當(dāng)事人不利，因?yàn)闀r(shí)間越久，不確定性因素越多，實(shí)踐中存在不少申請(qǐng)時(shí)商標(biāo)具有顯著性，而后喪失顯著性之情 形。對(duì)此，筆者認(rèn)為，以商標(biāo)審查或評(píng)審時(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)對(duì)當(dāng)事人不公。一方面，若最初申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)其具有顯著性，而商標(biāo)審查或評(píng)審時(shí)喪失了顯著性，則原 因主要應(yīng)歸于當(dāng)事人在此期間內(nèi)對(duì)商標(biāo)保護(hù)不力，因其自身原因造成的不利后果應(yīng)由其自己承擔(dān)。另一方面，《商標(biāo)法》第十一條亦規(guī)定了通過使用獲得顯著性之情 形，若商標(biāo)在申請(qǐng)之時(shí)本身不具有顯著性或顯著性較弱，而其通過大量使用具備或增強(qiáng)了區(qū)分商品來源的作用，則在商標(biāo)審查或?qū)徖頃r(shí)又可獲準(zhǔn)或維持注冊(cè)，從這個(gè) 角度來說，以商標(biāo)審查或?qū)徖頃r(shí)為準(zhǔn)對(duì)當(dāng)事人有利。
三、英文商標(biāo)含義的確定
1、固有含義（如辭典中明確的含義解釋）
英文商標(biāo)僅由一個(gè)單詞構(gòu)成，且字典中有明確解釋的，其含義容易確定。
商標(biāo)由兩個(gè)及以上單詞組成，詞組有固定含義或者雖無固定含義，但單詞均較為常見，相關(guān)公眾結(jié)合指定商品，通過各單詞的基本含義即可確定商標(biāo)的整體含義，如國(guó)際注冊(cè)第948297號(hào)“SUPERDRIVE”商標(biāo)，指定使用于計(jì)算機(jī)光盤驅(qū)動(dòng)器等商品，雖然“DRIVE”有“駕駛、開車、驅(qū)動(dòng)、迫使”等多重含義，但相關(guān)公眾在看到指定商品時(shí)，仍能輕易將其理解為“超級(jí)驅(qū)動(dòng)”，而非“超級(jí)駕駛”等，故“SUPERDRIVE”商標(biāo)使用在指定商品上不具有商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。
2、雖尚無固定含義，但相關(guān)公眾足以認(rèn)知
關(guān)于“FULL-2WAY”，“FULL”在字典中的含義有“滿的、大量的、完全的”等，“WAY”在字典中的含義為“方法、方式、行為、路線、道路”等。這兩個(gè)單詞均為日常常用單詞，且上述含義亦為基本含義。一般公眾在看到“FULL-2WAY”時(shí)，可能會(huì)有“滿的-兩個(gè)方法”、“全部-兩條路”，或者更簡(jiǎn)略的“全二線”等多種理解。但需要注意的是，該商標(biāo)指定使用的商品為“遙控儀器、照明遙控裝置”等，如松下電工所述，“FULL-2WAY”是其照明控制系統(tǒng)的名稱，F(xiàn)ULL-2WAY照明控制系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于辦公樓、工廠、體育館等，也就是說，該商標(biāo)對(duì)應(yīng)的相關(guān)公眾并非一般的消費(fèi)者，而是辦公樓、體育館等大型建筑的照明管理人員，他們一般都有電工、計(jì)算機(jī)等專業(yè)背景，在對(duì)“FULL-2WAY”進(jìn)行理解時(shí)，也必然與一般消費(fèi)者存在差異。具體來說，“FULL”在電工行業(yè)的翻譯一般為“全”，如“full wave（全波）”、“full-wave symmetry（全波控制）”、“full current（全電流）”、“full power（全功率）”等。而根據(jù)認(rèn)讀習(xí)慣，當(dāng)個(gè)人面對(duì)英文單詞時(shí)，易將其理解為與自己工作、生活習(xí)慣最想關(guān)的含義，“WAY”雖有多重含義，相關(guān)公眾僅從字面意思就可將申請(qǐng)商標(biāo)理解為“全2線”。且值得一提的是，照明的路線控制在配線上有“單相二線制”、“二相三線制”、“三相四線制”等多種方式，這是電工行業(yè)的常識(shí)。據(jù)此，相關(guān)公眾在看到“2WAY”時(shí)，更有可能將其已為“2線”。
結(jié)合松下電工提交的證據(jù)，在松下電工提交的FULL-2WAY照明控制系統(tǒng)說明書復(fù)印件中，有多處類似“FULL-2WAY照明控制系統(tǒng)為只用兩根±24V的信號(hào)線將所有控制面板練成網(wǎng)絡(luò)”、“該系統(tǒng)利用2根無極性信號(hào)線進(jìn)行多重傳送”的表述，一方面這是商標(biāo)局與商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)將“FULL-2WAY理解為“多重傳送全2線式”的直接原因，另一方面也說明松下電工本身在對(duì)FULL-2WAY照明控制系統(tǒng)進(jìn)行說明和宣傳時(shí)，亦傾向于將“2WAY”的中文含義理解為“二線”。
另外，通過網(wǎng)絡(luò)搜索引擎對(duì)“全二線”進(jìn)行檢索，可以發(fā)現(xiàn)，有大量代理銷售FULL-2WAY照明控制系統(tǒng)的商家已將“FULL-2WAY照明控制系統(tǒng)”直接對(duì)應(yīng)為“全二線照明控制系統(tǒng)”。來自網(wǎng)絡(luò)的證據(jù)真實(shí)性雖不能完全確定，但仍具有一定參考作用。
綜上，雖然詞典及專業(yè)權(quán)威書刊中未有關(guān)于“FULL-2WAY”固定含義的解釋，但根據(jù)相關(guān)公眾的認(rèn)知，其從字面意思就可將“FULL-2WAY”理解為“全2線”。如若僅以字典或其他書籍作為唯一判斷依據(jù)，則有失偏頗，因?yàn)樯蠈咏ㄖ冀K滯后于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，不論字典，還是專業(yè)書籍對(duì)于詞匯的收錄，都有一定的滯后性，也就是說，某一詞匯往往在經(jīng)濟(jì)社會(huì)層面流行后許久才會(huì)被收錄，而非先被收錄才會(huì)存在并有其含義，現(xiàn)有書籍中沒有“FULL-2WAY”的固有解釋并非其沒有固定含義的當(dāng)然理由。
據(jù)此，筆者認(rèn)為，在對(duì)英文商標(biāo)的含義進(jìn)行確定時(shí)，除參考字典含義外，還應(yīng)充分考慮到相關(guān)公眾的專業(yè)背景及理解水平，不能僅從一般消費(fèi)者的角度作出判斷。
四、商標(biāo)顯著性的判斷
《商標(biāo)法》第十一條第一款規(guī)定，下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）缺乏顯著特征的。由于“FULL-2WAY”商標(biāo)顯著性的判斷僅涉及《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項(xiàng)有關(guān)技術(shù)特點(diǎn)的直接表述，故本文在此部分僅就商標(biāo)是否僅僅直接表示商品技術(shù)特點(diǎn)的問題予以論述。
1、技術(shù)特點(diǎn)的表述
根據(jù)《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》第二部分商標(biāo)顯著特征的審查之四第11點(diǎn)的規(guī)定，僅僅直接表示商品的技術(shù)特點(diǎn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)。法院在判決書中稱“商評(píng)委未舉證證明申請(qǐng)商標(biāo)“FULL-2WAY”具有固定的含義且該固定含義與指定商品的特點(diǎn)有關(guān)…，也未提交證據(jù)證明同業(yè)經(jīng)營(yíng)者亦通常使用“FULL-2WAY”描述指定使用商品的相應(yīng)特點(diǎn)（注3）。對(duì)此，首先，松下電工提價(jià)了大量“FULL-2WAY”照明控制系統(tǒng)的使用說明，其中多處路線圖及其標(biāo)注中含有“— - — - FULL-2WAY信號(hào)線（2根）”、“FULL-2WAY信號(hào)線”等，另有多次提到“多重傳送FULL-2WAY布線方式不同于一般的布線方式”，并將“一般布線”與“FULL-2WAY”控制進(jìn)行了對(duì)比分析，這說明松下電工本身即是將“FULL-2WAY”作為一種配線方式，而非商標(biāo)意義上的使用。且如上所述，照明的路線控制在配線上有“單相二線制”、“二相三線制”、“三相四線制”等多種方式，相關(guān)公眾在看到松下電工的宣傳使用冊(cè)時(shí)，很容易將“FULL-2WAY”與配線方式相聯(lián)系。且如松下電工所述，F(xiàn)ULL-2WAY照明控制系統(tǒng)施工簡(jiǎn)便的原因即為“由于采用了無極性的2根信號(hào)線的多重傳送系統(tǒng)，與過去的傳統(tǒng)布線相比，大大減少了所需電線的數(shù)量”。據(jù)此，二線式可謂松下電工FULL-2WAY照明控制系統(tǒng)優(yōu)于其他同業(yè)經(jīng)營(yíng)者產(chǎn)品的一大原因，同業(yè)經(jīng)營(yíng)者未使用“FULL-2WAY”描述指定使用商品的相應(yīng)特點(diǎn)，不能當(dāng)然地得出申請(qǐng)商標(biāo)不屬于直接描述性標(biāo)志的結(jié)論。以專利為例，申請(qǐng)人對(duì)其專利享有獨(dú)占使用權(quán)，但并不表明其專利非技術(shù)。“FULL-2WAY”即“全二線”，應(yīng)是指定商品所屬電路系統(tǒng)的配線方式，其直接表示了指定商品的技術(shù)特點(diǎn)，當(dāng)屬《商標(biāo)法》第十一條第一款第二項(xiàng)所指不得作為商標(biāo)注冊(cè)之標(biāo)志。
2、商標(biāo)審查的地域性與顯著性判斷
從 法理上將，法律的適用具有地域性特點(diǎn)，商標(biāo)顯著性的審查也當(dāng)以中國(guó)相關(guān)公眾的判斷為依據(jù)。商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品或服務(wù)涉及社會(huì)各行各業(yè)，商標(biāo)審查時(shí)對(duì)于顯著性 的判斷需要查閱大量資料，而網(wǎng)絡(luò)不失為最快捷、最有效的途徑。雖然網(wǎng)絡(luò)信息真實(shí)性無法確定，但仍可作為參考。商標(biāo)審查人員及法官在作出判斷時(shí)也不無例外地 借助網(wǎng)絡(luò)搜索。如果不查閱其他相關(guān)資料，僅依據(jù)申請(qǐng)人一家之言作為判斷，則難免落入“兼聽則明，偏聽則暗”的境況。且商標(biāo)顯著性的審查側(cè)重于對(duì)公共利益的 保護(hù)，網(wǎng)絡(luò)查詢亦是了解社會(huì)公眾認(rèn)知的重要方式。筆者通過網(wǎng)絡(luò)查詢得知，全二線在日本已為一項(xiàng)成熟的技術(shù)，但在國(guó)內(nèi)尚未發(fā)現(xiàn)權(quán)威的說明，這也是法院作出判 決的一大依據(jù)。雖然“FULL-2WAY”這一簡(jiǎn)易英文組合商標(biāo)的含義較易確定，顯著性的判斷也相對(duì)容易，然則諸如此類，相關(guān)公眾一般不能從字面上獲知其含義的標(biāo)志是否可予以獲準(zhǔn)注冊(cè)？
筆者認(rèn)為，諸如在國(guó)外已為成型的或比較先進(jìn)的技術(shù)名 稱，但在國(guó)內(nèi)尚屬空白，或研究較少，資料亦很少，相關(guān)公眾又不能從字面上獲知其含義的標(biāo)志，因相關(guān)公眾的知曉程度較低，如果能夠區(qū)分商品來源，則注冊(cè)的可 能性較大。該類商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)后，相關(guān)技術(shù)又在國(guó)內(nèi)廣泛應(yīng)用的，同行業(yè)者或他人認(rèn)為商標(biāo)缺乏顯著性的，可依據(jù)《商標(biāo)法》第四十一條第一款第規(guī)定，請(qǐng)求商評(píng)委 予以撤銷。